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Avis aux propriétaires de grandes marques : tarder à faire valoir ses droits pourrait entraîner leur déni

Auteur(s) : May Cheng

Le 15 mars 2019

Récemment, la Cour d’appel fédérale a confirmé une autre décision à l’encontre d’un propriétaire de marque étrangère dans l’affaire Sadhu Singh Hamdard Trust v. Navsun Holdings Ltd. 2019 FCA 10.

Les faits de l’espèce sont à bien des égards plus troublants que certaines causes passées touchant la contrefaçon de grandes marques, car les activités des parties sont identiques.

Le demandeur, Sadhu Singh Hamdard Trust (le Trust), possède un quotidien pendjabi en Inde appelé AJIT, qui est distribué au Canada depuis 1968. Cependant, ses abonnés au Canada ont plafonné au début des années 1990 avec à peine 29 abonnés annuels. Toujours au début des années 1990, le défendant, Navsun Holdings Ltd. (Navsun), a commencé à distribuer un hebdomadaire en pendjabi à Vancouver et à Toronto, également appelé AJIT. La version hebdomadaire d’AJIT de Navsun a suscité un plus grand intérêt, jusqu’à 13 000 copies étant en circulation en 2010 et son site Web comptant de 14 000 à 38 000 visiteurs par mois.

Ce n'est qu’en 2010 que le Trust a décidé de présenter une demande de dépôt d’une marque commerciale pour enregistrer son quotidien AJIT, bien que la marque ait été utilisée au Canada depuis 1968. Navsun s’est opposée à la demande, affirmant que la marque n’avait pas un caractère distinctif pour le Trust étant donné que Navsun avait une publication portant le même nom au Canada. Cet argument l’a emporté devant la Commission des oppositions des marques de commerce bien qu’on ait reconnu que les lecteurs pendjabis au Canada associaient vraisemblablement le nom AJIT à la grande publication en Inde.

Selon la Commission des oppositions, le lectorat beaucoup plus important de Navsun au Canada annulait le caractère distinctif de la marque AJIT du Trust. En d’autres mots, AJIT était maintenant mieux connue comme étant la publication de Navsun au Canada.

Le Trust a interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, de la décision de la Commission des oppositions, mais cette décision n’a pas été infirmée malgré le dépôt de 21 nouveaux affidavits par le Trust. La majorité de cette nouvelle preuve visait à démontrer qu’AJITétait célèbre en Inde et que les immigrants pendjabis au Canada identifieraient initialement le Trust comme étant la source de la publication hebdomadaire AJIT de Navsun. Dans l’appel devant la Cour fédérale, 2018 CF 42, le juge Richard Southcott a convenu avec Navsun que la grande utilisation d’AJIT avec un journal hebdomadaire pendjabi publié par Navsun, même si elle pouvait être considérée comme une utilisation illicite de la marque du Trust, ne changeait pas le fait que la marque AJIT n’avait pas de caractère distinctif en tant que marque du Trust en raison de son utilisation plus grande par Navsun. Fait important, la Cour a décidé que l’utilisation de la marque AJIT en Inde n’était pas pertinente dans la détermination de son caractère distinctif au Canada.

Dans un autre réexamen devant la Cour d’appel fédérale, le panel de trois juges a rejeté les divers motifs d’appel, car beaucoup des conclusions des premières instances étaient fondées sur des faits.

La Cour d’appel a ensuite réitéré certains des principes que soutient maintenant sa décision, soit : [traduction] « Que l’appelant soit ou non le premier à utiliser la marque au Canada et que l’utilisation ultérieure par le répondant était illicite n’a aucun poids lorsque, comme en l’espèce, les parties ont utilisé la marque de façon simultanée pendant plus d’une décennie et que, pendant ce temps, le répondant a acquis avec succès pour cette marque une notoriété suffisante au Canada pour réfuter le caractère distinctif de la marque de l’appelant. […] L’allégation de contrefaçon ne dispense pas une partie de s’appuyer sur l’utilisation illicite alléguée pour contester le caractère distinctif. »

La Cour d’appel fédérale a également clairement averti les propriétaires de marque : « Il incombe au commerçant de protéger le caractère distinctif de sa marque, même en cas d’utilisation illicite. »

Cet avertissement était assorti d’une référence à la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc. 2006 CSC 22, qui avait refusé aux fabricants de la poupée BARBIE la possibilité de faire fermer un restaurant de Montréal appelé BARBIE’S, que le défendant affirmait évoquer le mot « barbecue » plutôt que la célèbre poupée.

Cette décision de la Cour suprême du Canada a également été publiée le même jour que la décision Veuve Clicquot Ponsardin v. Boutiques Cliquot Ltée 2006 CSC 23, où la célèbre maison de champagne s’est vu refuser le droit à des dommages contre une boutique de vêtements bas de gamme qui aurait déprécié l’achalandage lié à sa célèbre boisson, du fait que les biens en cause étaient aussi différents que « le jour et la nuit ».

Le Trust a cité d’autres causes à l’appui de la proposition selon laquelle une utilisation illicite ne pouvait être invoquée pour contester le caractère distinctif, dont la décision dans Miranda Aluminium Inc. c. Miranda Windows & Doors Inc. 2010 CAF 104, où un père tentait d’empêcher son fils de monopoliser le nom Miranda en association avec l’exploitation d’une entreprise concurrente, en raison de son adoption et utilisation antérieures. Dans cette cause, toutefois, l’utilisation de la marque Miranda avait été abandonnée deux fois par le père, et il a été décidé que l’adoption ultérieure de la marque par le père visait à confondre les clients de l’entreprise de son fils.

La différence en l’occurrence, selon la Cour fédérale, était que l’utilisation de Miranda par le père ne visait pas à représenter une entreprise distincte, mais plutôt à tirer profit de l’achalandage de l’entreprise établie de son fils.

Le résultat dans le litige d’AJIT est des plus pertinents pour les propriétaires de marques commerciales étrangères, car il démontre que le défaut par le Trust de protéger sa marque en ne demandant pas l’enregistrement et le respect de l’enregistrement avant 2010 a mené à la perte du caractère distinctif de sa marque au Canada, y compris son inaptitude à remporter une cause de contrefaçon, bien que ce litige ait perduré après l’annulation du jugement en appel : voir Sadhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd.2016 CFA 69.

Les tribunaux ont également rejeté l’allégation du Trust selon laquelle un principe juridique empêche une partie de s’appuyer sur sa propre utilisation confondante d’une marque commerciale pour contester les droits d’une autre partie relativement à cette marque. Les tribunaux de chaque instance ont essentiellement réfuté cet argument, car la question n’est pas de savoir si la marque est distinctive pour l’utilisateur présumé illicite, mais plutôt si l’utilisation illicite a effectivement détruit le caractère distinctif du propriétaire original de la marque. Que les propriétaires de marques célèbres se le tiennent pour dit.

Cet article a été publié à l’origine dans le Lawyer’s Daily (www.thelawyersdaily.ca), qui fait partie de LexisNexis Canada Inc.

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