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L’association avec le cannabis continue de nuire à la réputation et à l’achalandage des entreprises

Auteur(s) : May Cheng

Le 9 septembre 2021

Le Canada a légalisé la vente de marijuana à des fins récréatives en octobre 2018. Depuis, quelques propriétaires d’entreprises de cannabis ont élaboré une image de marque positive pour leur commerce de détail. Mais il semble que même le cannabis légalisé continue de faire les frais des connotations négatives, comme en témoignent les efforts déployés par des marques établies dans d’autres domaines pour se distancier de tout ce qui a trait au cannabis.

Les entreprises canadiennes du secteur du cannabis qui ouvrent des points de vente satellites semblent avoir tendance à adopter des noms ou des logos déjà bien établis, à la grande consternation des propriétaires de ces marques bien connues. En 2020, l’entreprise Herbs "R" Us Wellness Society, une boutique et un dispensaire de cannabis en activité à Vancouver, a créé une version stylisée de sa marque qui ressemblait indubitablement au logo de TOYS R US, comme illustré ici.

Il va sans dire que Toys "R" Us (Canada) Ltd. n’a pas apprécié cette référence et a intenté une poursuite devant la Cour fédérale, ce qui a donné lieu à une décision ferme du juge Nicholas McHaffie sur une demande d’injonction et pour dommages-intérêts (Toys "R" Us (Canada) Ltd. c. Herbs "R" Us Wellness Society 2020 CF 682). Pour des raisons inconnues, l’entreprise Herbs "R" Us Wellness Society ne s’est pas conformée à la demande d’injonction et a été obligée de cesser rapidement l’utilisation du logo HERBS R US et de verser des dommages-intérêts et des frais de 30 000 $.

Bien que le tribunal n’ait pas accepté les prétentions de la partie demanderesse comme quoi les consommateurs auraient la fausse impression que Toys "R" Us (Canada) Ltd. procède à l’expansion de ses activités de détail dans d’autres domaines, parce qu’il considère que ces prétentions sont « extrêmement improbables », il a conclu à la dépréciation de l’achalandage, en raison de la grande ressemblance entre les logos.

En fait, le juge McHaffie considère que l’utilisation créative de l’alphabet par la marque TOYS R US comporte un degré marqué de caractère distinctif, tout comme l’insertion d’une étoile dans le R, ce qui a été repris dans le logo de HERBS R US, mais avec une feuille de cannabis. Malgré le fait que les produits ont été reconnus comme étant différents et que Toys R Us (Canada) Ltd. n’avait perdu aucune vente, le tribunal a accepté que la création d’un lien ou d’une « association mentale » entre les marques pouvait diminuer le caractère distinctif de la marque TOYS R US.

Le juge McHaffie a également reconnu que l’association entre la marque pour enfants de la partie demanderesse et un dispensaire de cannabis, qui exerce ses activités sans permis et qui utilise du contenu destiné aux adultes qui fait soi-disant référence à de la nudité et à des jurons, serait « absolument incompatible » avec la réputation de la marque TOYS R US. Dans la décision rendue, le tribunal n’a pas accordé d’action en justice pour commercialisation trompeuse ou contrefaçon de la marque, mais a accordé des dommages-intérêts pour l’atteinte à l’achalandage et à la réputation.

Il est intéressant de noter que ce n’est pas la première fois qu’une entreprise de cannabis décide d’adopter une marque similaire à une autre marque bien connue, et que ce ne sera pas la dernière. Le juge Michael Manson de la Cour fédérale a entendu l’affaire Trans-High Corporation c. Conscious Consumption Inc. et al., qui exerce des activités collectivement sous le nom de High Times 2016 CF 949, dans laquelle une « boutique » de Toronto avait adopté le nom commercial HIGH TIMES, qui correspondait aux marques déposées bien connues HIGHTIMES et HIGH TIMES, utilisées au Canada depuis 1986 pour des magazines et des articles pour fumeurs. De plus, ces marques étaient populaires auprès des membres de la contre-culture de Toronto qui militaient pour la légalisation de la marijuana. 

La boutique gérée par Conscious Consumption Inc. a adopté le nom commercial seulement en 2012 ou 2013, notamment en y faisant référence dans des publications sur les médias sociaux, donc, de toute évidence, elle n’avait pas préséance. Dans cette affaire précédente, le juge Manson a donné raison au propriétaire de la marque en ce qui concerne la commercialisation trompeuse et la dépréciation de l’achalandage et a accordé une injonction ainsi que des dommages-intérêts et des frais de 35 000 $.

Presque un an jour pour jour après avoir rendu sa décision dans l’affaire HERBS R US, le juge McHaffie a rendu une autre décision le 10 juin 2021, dans l’affaire Subway IP LLC c. Budway, Cannabis & Wellness Store, et al. 2021 CF 583, et a interdit l’utilisation de « BUDWAY », tel qu’illustré ici, en association avec une boutique de cannabis.

Dans cette affaire, le tribunal a établi des similitudes importantes par rapport à la marque SUBWAY et a indiqué que le caractère distinctif de la marque BUDWAY provenait principalement des éléments graphiques repris de la marque déposée SUBWAY. Le juge McHaffie a noté que les produits étaient plus étroitement liés à la marque SUBWAY que dans l’affaire HERBS R US qu’il avait traitée l’année précédente.

Dans ce cas, la Cour a estimé que les marques étaient similaires au point de prêter à confusion et était convaincue des preuves de commercialisation trompeuse quant à l’utilisation de la marque BUDWAY. Même si Subway IP LLC n’a pas déclaré avoir perdu de vente ou subi de préjudice financier direct, le juge McHaffie a accordé des dommages-intérêts de 15 000 $ à la partie demanderesse pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle et commerciale et dépréciation de l’achalandage, ainsi que des frais de 25 000 $, pour un montant total de 40 000 $. Enfin, la Cour n’a pas accordé la demande de dommages-intérêts punitifs, étant donné que la partie défenderesse ne s’est pas conduite de façon malveillante ou abusive. 

La Cour fédérale sera bientôt appelée à se pencher sur une autre affaire de commercialisation trompeuse et de contrefaçon dans le domaine de la vente de cannabis : Mars Canada Inc. c. John Doe et al. c.o.b. as King Tuts Cannabis, Shrooms Online, Flash Buds, Sure Buds et al. (dossier T-722-21, demande présentée le 3 mai 2021). Mars Canada Inc. a déposé une demande visant à faire cesser l’utilisation des marques SKITTLES, TWIX, M&M’S, STARBURST, SNICKERS et MARS en association avec des variétés de cannabis vendues au détail. Heureusement, un ensemble de décisions rendues récemment existe, ce qui viendra sans doute étayer des conclusions quant à l’atteinte à l’achalandage et à la perte de caractère distinct, même lorsqu’aucune vente n’est perdue ou qu’il n’y a aucune probabilité de confusion.

Toutes ces affaires mettent en lumière une tendance actuelle qui souligne la nécessité, pour les entreprises du secteur du cannabis, de tracer leur propre voie et de développer leurs propres marques, plutôt que de tenter de profiter de l’achalandage et de la réputation de marques établies dans d’autres domaines. Peut-être qu’en investissant dans des campagnes de marketing plus originales et de meilleure qualité, les entreprises de cannabis pourraient également contribuer à réhabiliter l’image de drogue de la contre-culture du cannabis.

Cet article a été publié initialement dans le Lawyer’s Daily (www.thelawyersdaily.ca), qui fait partie de LexisNexis Canada Inc.