Passer au contenu

La décision de la Cour laisse un goût amer aux vineries Locust Lane

Auteur(s) : May Cheng

Le 26 mars 2021

Dans Hidden Bench Vineyards & Winery Inc. v. Locust Lane Estate Winery Corp. 2021 FC 156, le juge Richard Southcott de la Cour fédérale a rendu un jugement sur une demande présentée par Hidden Bench Vineyards & Winery Inc. (Hidden Bench) contre la vinerie voisine Locust Lane Estate Winery Corp. (LLEW), visant à obtenir des dommages-intérêts pour commercialisation trompeuse reposant sur des droits prioritaires sur le nom et la marque LOCUST LANE.

Les faits de l’affaire sont fréquents. Hidden Bench est clairement la vinerie la plus vieille, ayant commencé à exercer ses activités en 2003, notamment à exploiter deux vineries situées sur Locust Lane, à Beamsville (Ontario). Non loin d’elle, LLEW a commencé à exercer ses activités en juillet 2020, après la vente en urgence de Mike Weir Winery, renommant l’endroit « Locust Lane Estates Winery » avec un panneau bien visible en décembre 2019.

Les deux vineries sont situées sur Locust Lane, mais Hidden Bench a été la première à inscrire le nom et la marque LOCUST LANE sur les étiquettes de ses vins représentées ici et ici . Il faut noter que sur ces étiquettes la marque la plus visible est HIDDEN BENCH, mais les vins en soi portent les mentions « Locust Lane Rosé » ou « Locust Lane Vineyard ».

Il a été soutenu que les vins de Hidden Bench sont vendus depuis 2003, mais que la marque LOCUST LANE n’a jamais été enregistrée. Par conséquent, la demande déposée par Hidden Bench pour que LLEW cesse d’utiliser le nom et la marque était fondée sur le délit de commercialisation trompeuse en common law. Dans sa demande, Hidden Bench cherchait aussi à obtenir une injonction, en s’appuyant sur la preuve de ventes totalisant 2,4 millions de dollars pour les vins portant la marque LOCUST LANE de 2007 à 2019.

LLEW a reçu une première mise en demeure de Hidden Bench en janvier 2020, mais a refusé de cesser d’utiliser le nom et la marque, même si la demande à présenter devant la Cour fédérale en mars 2020 lui a aussi été signifiée. Inébranlable, LLEW a commencé à vendre ses vins en août 2020 et elle en a vendu pour 63 287,44 $ jusqu’en septembre 2020. L’utilisation de la marque LOCUST LANE faite par LLEW était beaucoup plus apparente, pour différencier les vins de LLEW des vins monocépages ou de ceux provenant de vignes, comme illustré ici et ici .

L’approche du juge Southcott face au problème est révélatrice puisque la première question qu’il a posée est : « Hidden Bench a-t-elle établi qu’elle possède une marque de commerce valide opposable pour le nom géographique “Locust Lane” »? La façon dont il formule sa question souligne son acceptation des arguments de LLEW selon lesquels l’emplacement géographique rend la marque descriptive, et le fait qu’elle n’a probablement aucun caractère distinctif inhérent comme première question préliminaire.

Le juge Southcott a néanmoins accepté que Hidden Bench satisfaisait au critère visé à la première étape et avait démontré sa première utilisation des vins, mais il a conclu que la marque LOCUST LANE n’a aucun caractère distinctif inhérent.

Le critère visé à la première étape, comme articulé par la Cour, provient de deux décisions précédentes de la Cour d’appel fédérale : Fiducie Sandhu Singh Hadard c. Navsun Holdings Ltd., 2019 CAF 295 et Nissan Canada Inc. c. BMW Canada Inc., 2007 CAF 255. La Cour a reconnu dans ces deux affaires que le demandeur devait établir qu’il possédait une marque de commerce valide opposable avant de commencer à analyser les autres éléments d’une commercialisation trompeuse.

La Cour a soutenu que Hidden Bench n’a pas démontré de caractère distinctif acquis dans son utilisation de la marque de façon satisfaisante pour établir un achalandage et une réputation suffisants et ainsi étayer une demande fondée sur la commercialisation trompeuse. En effet, la Cour a conclu que Hidden Bench n’a pas démontré que le nom géographique tel qu’utilisé sur les étiquettes de Hidden Bench avait créé une notoriété propre qui indique l’origine des vins portant la marque LOCUST LANE. La Cour a soutenu que les volumes de ventes limités de Hidden Bench, la notoriété propre de la marque sur ses étiquettes et l’utilisation limitée du site Web n’ont pas permis de satisfaire à l’exigence élevée pour démontrer un caractère distinctif acquis.

Ayant conclu qu’il manquait un élément important de la demande fondée sur la commercialisation trompeuse, le juge Southcott a refusé d’accorder des réparations à Hidden Bench.

La décision manque beaucoup de clarté pour les deux parties, qui semblent maintenant utiliser des marques descriptives qu’elles ne peuvent pas s’opposer et, par conséquent, qu’elles pourraient ne pas être en mesure de défendre contre des usuriers tiers à l’avenir.

La décision laisse un goût amer aux deux parties puisqu’aucune d’entre elles ne s’est vue reconnaître clairement un droit d’utilisation de la marque à l’exclusion de l’autre. Puisqu’une marque de commerce doit identifier une seule source pour un produit, la décision fait en sorte que la marque LOCUST LANE est un générique.

Au moment où nous rédigeons ces lignes, la décision n’a pas été interjetée en appel. Toutefois, Hidden Bench a également déposé une demande d’enregistrement de la marque LOCUST LANE. Il reste donc à voir si cette bataille entre les vineries voisines se poursuivra dans un recours en opposition.

Enfin et surtout, il est important de noter que cette décision souligne l’importance d’enregistrer une marque de commerce. Un enregistrement aurait grandement aidé Hidden Bench à invoquer le caractère distinctif inhérent et l’achalandage en fournissant des hypothèses importantes à cet effet, s’il avait été obtenu à un stade antérieur.

Cet article a été publié à l’origine dans le Lawyer’s Daily (www.thelawyersdaily.ca), qui fait partie de LexisNexis Canada Inc.