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Concession de licences sur des droits de propriété intellectuelle (PI) au Canada

Choses à savoir

  • La structure des ententes prévoyant l’échange et le partage de propriété intellectuelle, par exemple  les droits conférés par les brevets, les marques de commerce, le droit d’auteur et les dessins industriels, constitue la pierre angulaire de plusieurs transactions commerciales. Parmi celles-ci, on compte

  • notamment les contrats régissant les acquisitions d’actifs et d’actions, les contrats de licence en matière de technologie et de logiciels, les contrats de fabrication et de distribution, les contrats de construction, les contrats de franchise, les contrats en matière de divertissement et d’autres médias ainsi que les ententes avec les universités et les autorités gouvernementales.

  • La capacité d’utiliser, de posséder, de conserver et de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, de même que la responsabilité découlant d’une violation aux droits de propriété intellectuelle et de l’appropriation illicite de la propriété intellectuelle constituent des considérations fondamentales dans de nombreux accords commerciaux.
  • Au Canada, les marques de commerce visent à informer les consommateurs de l’origine et de la qualité des biens et des services. Les contrats de licence doivent prévoir un pouvoir de contrôle suffisant pour le propriétaire des marques afin de maintenir le caractère distinctif et la validité des marques sous licence.
  • Les droits de propriété intellectuelle permettent à leurs titulaires d’empêcher l’utilisation de leur propriété intellectuelle par des tiers. Cependant, il est important de veiller à ce que toute restriction contractuelle mettant en cause l’exclusivité des droits conférés par un droit de propriété intellectuelle ne soulève pas de préoccupations en matière de droit de la concurrence.

Choses à faire

  • Vous devez comprendre précisément quels droits de propriété intellectuelle font partie d’une entente commerciale et comment ces droits s’intègrent à l’objet de la transaction et aux intentions des parties. Assurez-vous que les conditions contenues à l’entente commerciale reflètent adéquatement ces considérations.
  • Dans le cadre d’une concession de licence de droits de propriété intellectuelle, assurez-vous que toutes les parties visées comprennent la nature et la portée du droit de propriété intellectuelle et de ses conditions d’utilisation et qu’elles consentent à celles-ci. Cela comprend notamment les utilisations autorisées, la portée géographique, les domaines d’utilisation, les conditions financières, les déclarations et garanties, la durée, le droit de sous-licence ou de sous-traitance, l’assistance technique, l’obligation de défendre ou d’intenter un recours en matière de violation des droits de propriété intellectuelle et en matière de droits relatifs aux développements futurs liés au droit de propriété intellectuelle concédé.
  • En ce qui concerne la création ou l’élaboration de la propriété intellectuelle et des sujets connexes, définissez le droit de propriété et d’utilisation de la propriété intellectuelle sur les renseignements originaux, sur les renseignements de base des parties et sur toute propriété intellectuelle future.
  • En matière de transfert, il faut considérer le transfert de la propriété intellectuelle existante et future, l’obligation d’inscrire ces transferts auprès des autorités canadiennes et étrangères, l’assistance technique temporaire ou à long terme et le transfert des supports médiatiques.
  • Assurez-vous que les parties à la transaction reçoivent une contrepartie suffisante pour l’utilisation ou le transfert de la propriété intellectuelle, au moyen d’une convention prévoyant une forme de redevances, de frais initiaux, de paiements échelonnés en fonction d’événements, d’objectifs de vente ou d’investissement en temps et (ou) en argent, ainsi qu’une protection des intérêts des parties en cas d’insolvabilité.
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