Quelle est l’importance de la preuve? Nouveaux critères pour obtenir l’autorisation de produire de nouveaux éléments de preuve dans les procédures d’appel devant la Commission des oppositions des marques de commerce Quelle est l’importance de la preuve? Nouveaux critères pour obtenir l’autorisation de produire de nouveaux éléments de preuve dans les procédures d’appel devant la Commission des oppositions des marques de commerce

Le 1^er avril 2025, un élément stratégique central applicable aux appels en matière de marques de commerce a été modifié. Auparavant, les parties avaient automatiquement le droit de présenter de nouveaux éléments de preuve dans les procédures d’appel des décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce. Les modifications apportées au paragraphe 56(5) de la Loi exigent maintenant l’autorisation du tribunal avant que de nouveaux éléments de preuve ne soient acceptés. Nous avons abordé ce point dans notre article intitulé Changements dans les lois et pratiques canadiennes en matière de marques de commerce à partir du 1^er avril 2025.

Toutefois, depuis l’entrée en vigueur de ces modifications, les critères à satisfaire pour obtenir cette autorisation manquaient de clarté et la nouvelle version du paragraphe 56(5) ne comportait aucune norme clairement définie.

Aujourd’hui, les parties disposent de lignes directrices plus précises. En effet, le 14 janvier 2026, dans sa décision dans l’affaire Products Unlimited, Inc. c. Five Seasons Comfort Limited, 2026 CF 48 (Products Unlimited), la Cour fédérale a analysé de façon exhaustive la nouvelle approche encadrant l’autorisation de produire des éléments de preuve supplémentaires.

Contexte législatif : le passage du droit automatique à l’obligation d’obtenir une autorisation

Avant le 1^er avril 2025, le paragraphe 56(5) de la Loi accordait automatiquement à toute partie le droit de présenter des éléments de preuve supplémentaires devant la Cour fédérale. Lorsqu’elle jugeait que les nouveaux éléments de preuve étaient importants, la Cour instruisait un appel de novo, dans le cadre duquel elle effectuait un examen de novo des points sur lesquels les nouvelles preuves auraient pu avoir une incidence, et ce, à la lumière de ces nouveaux éléments. Très souvent, la présentation de nouveaux éléments de preuve revêtait une importance cruciale.

La preuve était jugée importante lorsqu’elle avait une valeur probante et un caractère suffisamment important au point d’avoir une incidence sur les décisions du registraire des marques de commerce.

Ce droit automatique de présenter de nouveaux éléments de preuve a pris fin avec la modification du paragraphe 56(5), comme décrit dans la Note explicative [PDF] qui accompagne le décret. L’ancien régime favorisait des pratiques inefficaces, dans le cadre desquelles les parties pouvaient omettre de présenter certains éléments de preuve pertinents devant le registraire, puis les apporter et les plaider devant la Cour sur le fondement d’un dossier substantiellement différent.

Le paragraphe 56(5) dans sa version modifiée visait à encourager les parties à mettre fin à ces pratiques et à présenter leurs meilleurs éléments de preuve au registraire.

Products Unlimited : l’enregistrabilité d’une marque de commerce non traditionnelle

Dans l’affaire Products Unlimited, la question centrale dont la Cour a été saisie (ainsi que la Commission) était de savoir si l’enregistrement de la marque de commerce DESSIN DE FILTRE de Products Unlimited était interdit parce que les caractéristiques de la marque résultaient principalement d’une fonction utilitaire. En droit des marques de commerce au Canada, le principe de la fonctionnalité interdit l’enregistrement des aspects fonctionnels des produits et vise à garantir que la protection des fonctions utilitaires d’un produit soit assurée au moyen d’un brevet à durée limitée, et non au moyen de la protection potentiellement illimitée conférée par l’enregistrement d’une marque de commerce.

La marque DESSIN DE FILTRE comprenait des ouvertures en forme de losange disposées en colonnes décalées sur des filtres pour cabines de peinture. La Commission a refusé l’enregistrement en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi, se fondant principalement sur des extraits du site Web de Products Unlimited faisant état des avantages fonctionnels de la forme des ouvertures et de leur emplacement.

Dans la procédure d’appel, Products Unlimited a cherché à présenter de nouveaux éléments de preuve qui répondaient aux énoncés publiés sur le site Web expliquant leur signification, le lien entre les énoncés et certains aspects techniques du produit et de quelle manière les ouvertures touchent la question de la fonctionnalité.

La Cour a formulé les nouveaux critères, elle les a appliqués pour autoriser Products Unlimited à produire de nouveaux éléments de preuve, et a jugé que ces éléments de preuve étaient importants. Après un nouvel examen de l’enregistrabilité à la lumière de ces preuves, l’appel a été accueilli et la marque de commerce DESSIN DE FILTRE a été déclarée enregistrable.

Principale conclusion : nouveau cadre législatif concernant l’autorisation en vertu du paragraphe 56(5)

Après avoir examiné le libellé, le contexte et l’objet du paragraphe 56(5) dans sa version modifiée, la Cour (décision rendue par le juge McHaffie) a conclu que, pour évaluer une demande, elle devait déterminer si l’intérêt de la justice justifiait d’accorder l’autorisation de présenter une preuve additionnelle en se fondant sur tous les facteurs pertinents, entre autres les suivants :

• La pertinence, la crédibilité et l’admissibilité de la preuve : la Cour a reconnu qu’il était peu utile d’accorder l’autorisation de déposer une preuve non fiable, non crédible ou non pertinente aux questions en litige, et que toute preuve supplémentaire doit satisfaire aux conditions minimales d’admissibilité.

• L’importance de la preuve présentée : la question pertinente est de savoir si les nouveaux éléments de preuve auraient pu avoir une incidence sur la conclusion du registraire.

• Les circonstances expliquant la présentation tardive de la preuve : La Cour constate le conflit entre le principe selon lequel les parties doivent mettre tout en œuvre pour présenter leur meilleure preuve possible dès la première occasion de le faire et le droit conféré par la loi de produire des éléments de preuve supplémentaires. Ainsi, la question de savoir si la preuve aurait pu être présentée à la Commission demeure importante et pourrait constituer un facteur déterminant. Toutefois, d’autres circonstances de l’espèce pouvant expliquer la raison pour laquelle elle ne l’a pas été peuvent également être pertinentes.

• La question de savoir si l’autorisation causerait un préjudice à la partie adverse.

La Cour insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des facteurs et que l’intérêt de la justice tient compte des principes importants que sont le caractère définitif, le déroulement ordonné, l’efficacité et l’équité des procédures judiciaires.

Il est intéressant de noter que cette approche adopte et adapte les éléments des critères énoncés par la Cour suprême dans l’affaire Palmer c. La Reine^[1], relativement aux nouveaux éléments de preuve présentés en appel, en les replaçant dans le contexte de la jurisprudence sur les appels en matière de marques de commerce.

En procédant ainsi, la Cour a reconnu que les appels prévus par la loi d’une décision d’un tribunal administratif (comme la Commission des oppositions des marques de commerce) mettent en jeu des considérations distinctes et que le libellé du paragraphe 56(5) démontre l’intention du Parlement concernant les points suivants :

• faire la différence entre les appels de décisions du registraire et les autres appels;

• mettre fin à la possibilité non restreinte des parties de déposer de nouveaux éléments de preuve en appel;

• préserver l’approche unique à l’égard des appels en matière de marques de commerce

Norme de contrôle applicable aux appels : mêmes critères qu’auparavant

Fait important, la Cour a précisé que son approche à l’égard des nouvelles dispositions du paragraphe 56(5) ne change pas les normes de contrôle applicables en vertu de la version précédente :

• Les questions de droit, y compris celles qui peuvent être isolées des questions mixtes de fait et de droit, sont assujetties à la norme de la décision correcte.
• Si aucune preuve additionnelle n’a été produite (soit parce que les parties n’ont pas présenté de preuve additionnelle, soit parce que l’autorisation n’a pas été accordée), la norme de l’erreur manifeste et déterminante s’appliquera aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit.
• Si l’autorisation de présenter une preuve nouvelle a été accordée, la Cour effectuera un examen de novo et appliquera la norme de la décision correcte à l’égard de cette preuve additionnelle (puisque, dans ce cas de figure, il est possible de présumer que la Cour aura conclu que la nouvelle preuve est importante), et appliquera la norme de l’erreur manifeste et déterminante aux conclusions à l’égard desquelles la preuve additionnelle n’a pas d’incidence.

Points à retenir

Dans l’affaire Products Unlimited, la Cour a fourni des indications précieuses sur les critères à satisfaire pour obtenir l’autorisation de produire de nouveaux éléments de preuve en appel en application du paragraphe 56(5) de la Loi.

Dans la décision Products Unlimited, la Cour précise que l’obtention de l’autorisation reste possible lorsque le nouvel élément de preuve répond aux exigences de pertinence, de crédibilité, d’admissibilité et d’importance, en particulier lorsque des circonstances convaincantes permettent d’étayer les motifs pour lesquels cet élément n’a pas été fourni plus tôt devant le registraire. Cette nouvelle approche met également en évidence le rôle central accordé à l’importance des nouveaux éléments de preuve produits, alors qu’en vertu des anciennes dispositions du paragraphe 56(5), l’importance n’avait d’incidence que sur la norme de contrôle. En vertu des nouvelles dispositions, le critère d’importance fait désormais l’objet d’une analyse en trois étapes (c’est-à-dire, au stade de l’autorisation de produire la preuve, lors de l’établissement de la norme de contrôle et lors de l’analyse finale des questions juridiques).

Néanmoins, la norme continue de favoriser la présentation par les parties de la meilleure preuve devant la Commission et de dissuader les stratégies consistant à retenir des éléments de preuve pour qu’ils soient plaidés de nouveau devant la Cour sur le fondement d’un dossier différent. Les propriétaires de marques de commerce et les parties adverses doivent donc aborder les procédures devant la Commission des oppositions en gardant à l’esprit que, sans être entièrement exclue, la possibilité de déposer la preuve plus tard en appel est désormais limitée. Plus que jamais, la présentation d’un dossier de preuves complet dès la première occasion s’impose.

Pour en savoir plus ou pour obtenir de l’aide dans le cadre de procédures d’opposition ou de défense devant la Commission des oppositions des marques de commerce, communiquez avec un membre du groupe Litige en matière de propriété intellectuelle d’Osler.

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[1] Palmer c. La Reine, 1979 CanLII 8, [1980] 1 RCS 759.